知产解析 | 商标描述性使用不构成商标侵权

我国商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。但是商标法对注册商标的保护并不是绝对的，而是相对的。

如果将与他人注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等，而不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则该使用不属于商标意义上的使用，不构成对他人注册商标专用权的侵犯。

因此，对于那些具有描述性特点的注册商标来说，由于消费者一般倾向于认为是对商品某种性质或特征的描述，而非标明商品的来源，故该商标在区别商品来源方面的显著性较弱，存在着天然的缺陷，在其未通过长期使用而获得较高知名度的情况下，只能获得相对有限的商标法保护。但如果该类商标经过经营者的长期持续使用，达到非常高的知名度，获得足够的显著性，并建立起与商标权人提供的商品或服务的唯一联系，则该商标的保护强度也会相应获得增强。

案情

盛焕华为“随堂通”文字商标的权利人，该商标核定使用项目为培训；函授课程；课本出版（非广告材料）等。

北京世纪卓越信息技术有限公司（以下简称卓越公司）通过卓越亚马逊网从事网上销售图书业务。盛焕华在卓越亚马逊网购买了涉案图书《课时详解随堂通》（化学必修2），该书版权页载明，出版：延边教育出版社（以下简称延边出版社）、 浙江科学技术出版社。该书封面标注“随堂通”三字，书脊、版权页、前言、封底标签等处均印有“课时详解随堂通”。该书前言介绍：“丛书根据最新课改精神和最新教材编写，重点解读每课时的教材内容和补充内容，方便学生带进课堂听课、自学思考、回答问题、归纳总结、检查课后作业、自测自评，可达到‘课课通，题题通，一书在手，家教可免’的目的……”

盛焕华诉至法院，主张延边出版社与卓越公司未经其同意，擅自将“随堂通”标识、字样用于图书出版、宣传和销售，行为明显误导消费者，构成侵权，应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失的责任。

法院裁判

一审法院认为，延边教育出版社在涉案图书使用“随堂通”系商标使用，但由于“随堂通”商标显著性较弱、知名度不高、延边教育出版社在涉案图书上使用“随堂通”在先，属善意，故延边教育出版社在涉案图书上使用“随堂通”，不会造成相关公众对商品或服务来源的混淆误认，不构成商标侵权。卓越公司销售涉案图书亦不构成商标侵权。

二审法院认为，本案中，延边出版社在编辑、出版图书等行为中使用“随堂通”文字是将其作为《课时详解随堂通》图书名称的一部分，系向相关公众说明该图书本身的内容特点，以一般消费者的认知，在教辅类图书上看到“随堂通”三字，更多地会将之理解为用以表示学习某项专业知识所获效果的词汇。故延边出版社的行为属于正当使用，不构成对盛焕华注册商标专用权的侵犯。相应地，卓越公司网上展示、宣传和销售上述图书等行为亦不构成商标侵权。据此，法院判决驳回盛焕华的诉讼请求。

商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。但是，商标法对注册商标的保护并不是绝对的，如果将与注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，而不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则该使用不属于商标意义上的使用，不构成对他人注册商标专用权的侵犯。对此，我国商标法实施条例第四十九条明确规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

本案中，延边教育出版社、卓越公司使用“随堂通”文字属于正当使用，不构成对盛焕华注册商标专用权的侵犯。

一、延边教育出版社在《课时详解 随堂通》系列书籍中使用“随堂通”文字属于正当使用。

首先，从使用目的看，涉案图书《课时详解 随堂通》的前言中明确记载，“丛书根据最新课改精神和最新教材编写，重点解读每课时的教材内容和补充内容，方便学生带进课堂听课、自学思考、回答问题、归纳总结、检查课后作业、自测自评，可达到‘课课通，题题通，一书在手，家教可免’的目的……”。故延边教育出版社使用“随堂通”文字，旨在向相关公众说明使用该系列图书将达到“课课通，题题通，每节课的内容当堂消化和理解”的效果，具有客观叙述图书内容特点、用途、功能的作用，而非指示商品的来源或图书的出版者。

其次，从使用方式看，涉案图书版权页记载的书名即为《课时详解 随堂通》，延边教育出版社是将“随堂通”三字作为该书名称的组成部分来使用的；另一方面，在涉案图书的封面和封底处，尽管延边教育出版社采用大于“课时详解”字体的彩色艺术字体标注“随堂通”文字，但是对书名使用艺术字体并突出表示部分文字属于图书特别是教辅图书封面封底装帧设计中常见的情形。

再次，延边教育出版社使用“随堂通”文字属于善意在先使用。

本案中，在先生效的民事判决查明：“2005年5月，延边教育出版社出版了《课时详解 随堂通》系列教辅书，并在图书封面上使用了‘课时详解 随堂通’字样”，而盛焕华于2005年9月申请注册“随堂通”商标，后于2009年6月核准注册，故延边教育出版社在盛焕华申请注册“随堂通”商标前即已经开始使用“随堂通”文字，其在后续出版的涉案图书上继续将“随堂通”作为图书名称的组成部分使用是一种正当的沿用行为，且盛焕华亦没有提供证据证明延边教育出版社使用“随堂通”文字系攀附其商标的已有商誉或知名度，故延边教育出版社是出于善意且一直将“随堂通”作为图书名称的组成部分加以沿用。

二、延边教育出版社在编辑、出版的图书上使用“随堂通”文字并未造成相关公众的混淆或误认。

首先，涉案注册商标“随堂通”的显著性较弱。以“随堂通”商标现有的影响力，以一般消费者的认知，在教辅类图书上看到“随堂通”三字，更多地会被理解为系作为用以表示学习某项专业知识的效果等的词汇，而类似于“随堂通”的“课课通”、“课课练”等词汇在教辅市场的图书名称中也具有一定的广泛性，故“随堂通”尽管被注册为商标，但其在区别商品来源方面的显著性较弱，存在天然的缺陷。

其次，涉案注册商标“随堂通”的知名度较低。盛焕华虽然注册了“随堂通”商标，但其仅将“随堂通”使用于《回字格写字》等培训教材上，而该培训教材并非公开出版物，接触的消费人群有限，故“随堂通”商标的知名度较低，其获得的保护也就相应有限。当然，如果盛焕华在41类培训等服务类别中长期持续地使用其“随堂通”商标，并使之达到非常高的知名度，使“随堂通”商标获得足够的显著性，并建立起与其自身服务唯一联系，其“随堂通”商标的保护强度也会相应获得增强。

再次，在图书市场中，除非图书的品牌已经达到相当高的知名度，已拥有广泛固定的读者群体，一般来说，消费者购买书籍时的消费习惯更多地在于关注书籍的作者、内容以及相应的出版机构，而非书籍的商标，故消费者在购买书籍时不会因为“随堂通”系他人注册商标而对商品来源产生混淆，况且涉案图书的版权页也已经特别标明了“出版：延边教育出版社、浙江科学技术出版社”的字样，在封面和扉页也标注了延边教育出版社、浙江科学技术出版社。

三、卓越公司在提供图书查询服务、商品交易文书以及在网上书店设置关键词等行为中使用“随堂通”文字未侵犯盛焕华的注册商标专用权。

由于延边教育出版社在编辑、出版的涉案图书上使用“随堂通”不构成商标侵权，故卓越公司在网上展示、宣传和销售上述图书亦不构成商标侵权。同时，卓越公司在其网上书店的电子商务活动中提供图书检索查询服务，即将“随堂通”设置为查询关键词的行为只是为了方便相关消费者在搜索引擎中输入相关词语后快速搜索和查询到其需要的图书，其在订单信息、条形码、发货单等商品交易文书上使用“随堂通”文字是对所售图书的客观记载，也是为了实现其图书销售及统计的目的，这种使用是为了提供图书信息及客观描述他人出版的图书，属于正当使用，也不构成对盛焕华注册商标专用权的侵犯。

综上，延边教育出版社、卓越公司使用“随堂通”文字不构成对盛焕华注册商标专用权的侵犯，无需承担侵权责任。

思考

本案涉及注册商标专用权与图书名称权之间的权利冲突。一般而言，在图书市场中，除非图书的品牌已经达到相当高的知名度，已拥有广泛固定的读者群体，消费者购买书籍时的消费习惯更多地在于关注书籍的作者、内容以及相应的出版机构，而非书籍的商标，因此，对于那些带有描述性文字特点的注册商标如涉案“随堂通”注册商标而言，在其未通过长期使用而获得较高知名度的情况下，普通消费者根据一般认知可能倾向于认为是对商品某种性质或特征的描述，而非标明商品的来源，如在教辅类图书上看到“随堂通”三字，更多地会被理解为系作为用以表示学习某项专业知识的效果等的词汇，故该类商标在区别商品来源方面的显著性较弱，存在着天然的缺陷，商标法的保护也就相对有限。但如果该类商标经过长期持续使用，达到较高的知名度，获得足够的显著性，并建立起与商标权人提供的商品或服务的唯一联系，则保护强度也会相应获得增强。本案的处理既对带有描述性文字特点的注册商标专用权的保护范围和侵权判定作出积极探索，也较好地平衡了商标权利人、图书出版社及消费者等各方主体的权利义务。