注册状态“傍名牌”商标可能涉嫌侵权的法律分析

基本案情

原告小米科技公司、小米通讯公司先后成立于2010年3月、2010年8月。小米科技公司于2010年4月申请注册“小米”商标，2011年4月核准注册，核定使用的商品包括便携计算机、可视电话、手提电话等。此后，小米科技公司还陆续申请注册了“智米”等一系列商标。自2010年底开始，原告通过互联网开发软件系统并宣传、推广和销售小米手机，同时采取“智能手机高配低价”“在线集中预定”的销售策略，使得小米手机在发布前即已获得社会公众的高度关注。2011年，原告手机正式发布当天，其手机搜索量和关注度明显大幅增长，其商标在短时间内迅速形成了较高的知名度和关注度。各大主流报纸、期刊、网络媒体等均对原告及其手机进行了宣传报道。自2013年起，原告持续在中央电视台春节联欢晚会开场前投放广告，并在2017年获得春节联欢晚会广告“标王”位置。中央电视台《新闻联播》节目也多次报道有关原告及小米手机的新闻。原告及其小米手机自2010年以来先后获得行业内的全国性荣誉。
被告中山奔腾公司成立于2009年，主要生产、销售压力锅、电磁炉等家用电器，曾于2011年11月申请注册“小米生活”商标，2015年获得注册，核定使用的商品主要包括电炊具、燃气炉、热水器、电压力锅等。该商标于2018年被国家工商行政管理总局商标评审委员会以系通过不正当手段取得注册为由，裁定宣告无效。2016年起，被告在其商品、经营场所、网站、域名、微信公众号等处突出使用“小米生活”标识，大量使用宣传语“小米生活，为品质而生”“我们只做生活中的艺术品”，通过橙白配色等方式进行商业宣传，并在苏宁、京东、淘宝等主流电商平台销售被控侵权商品，销售额高达6118万余元。此外，中山奔腾公司曾提出97项商标注册申请，其中，在多个类别商品上注册多件与原告“小米”“智米”近似的商标。
原告小米科技公司、小米通讯公司向南京市中级法院提起诉讼，主张被告侵害了原告“小米”注册商标专用权并实施了不正当竞争行为。
南京市中级法院一审经审理认为，原告“小米”商标系驰名商标，被告中山奔腾公司的行为侵犯了原告的商标专用权并构成不正当竞争，侵权行为具有明显恶意，情节极为恶劣，所造成的后果亦十分严重，应当适用惩罚性赔偿。按照被告获利数额的二倍计算，已超过原告所主张的5000万元赔偿请求。遂于2019年6月12日作出（2018）苏01民初3207号民事判决，判令被告中山奔腾公司等立即停止侵权，赔偿原告经济损失5000万元及合理开支41万余元。一审判决后，被告不服，提起上诉。
江苏省高级法院二审经审理认为，在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前，原告“小米”注册商标即已达到驰名状态，可以获得驰名商标跨类保护。被告的案涉行为构成商标侵权和不正当竞争。同时，经二审查明，直到本案二审期间，被告中山奔腾公司等仍在持续宣传、销售被控侵权商品，侵权恶意十分明显，侵权商品种类多、数量大，侵权规模极大。部分被控侵权产品甚至存在质量问题，客观上严重损害了原告商标所承载的良好声誉。上述因素在确定惩罚赔偿倍数时均应予以考虑。据此，二审法院将一审法院确定的二倍赔偿倍数标准酌定调整为三倍，同时区分计算被告自营店和经销商的销售额，认定被告侵权获利共计2039万余元，按照三倍计算为6118万余元，一审判决全额支持原告索赔5000万元的诉讼请求，并无不当。综上，二审法院于2019年12月31日作出（2019）苏民终1316号民事判决：驳回上诉，维持原判。

法律评析
值得注意的是，在本案的一审和二审中，被告中山奔腾公司的“小米生活”商标虽然在2018年被商评委以系通过不正当手段取得注册为由裁定宣告无效，但是因为中山奔腾公司仍然有救济途径，其可以向北京知产法院提起行政诉讼。笔者在国家知识产权局官网上查询“小米生活”商标，其仍然显示为有效状态，也就是说在本案的一审、二审审理期间，被告中山奔腾公司“小米生活”商标始终是有效的。那么，本案会引出这样一个问题，被告中山奔腾公司使用自己的注册商标“小米生活”，法院能否直接认定“小米生活”商标构成对原告小米科技公司、小米通讯公司的“小米”商标的侵权？
根据最高法2008年发布并实施的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款和2009年发布并实施的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理”，“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的”。

从上述规定可以总结出如下结论：
首先，商标民事侵权诉讼，如果原被告商标均为非驰名的注册商标，原告应首先向国家知识产权局提出撤销或无效申请。如果直接提起民事诉讼，法院会不予受理或裁定驳回起诉。
其次，商标民事侵权诉讼，如果原被告商标均为注册商标，原告主张其商标为驰名商标，被告的注册商标侵犯其驰名商标的商标专用权，则原告可以直接提起民事侵权诉讼，但法院应当审查原告商标在被告商标申请前是否为驰名商标。
因此，本案要证明被告中山奔腾公司申请注册的“小米生活”侵犯原告小米科技公司、小米通讯公司“小米”商标的商标专用权，原告必须要证明的是，在被告中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前，原告注册的“小米”商标已达到驰名状态。
根据《驰名商标认定和保护规定》第九条，以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料：证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。
通过以上法条可以看出，一般而言，一个商标如果想要证明其为驰名商标，原则上应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。在本案中，小米商标于2010年4月申请注册，2011年4月核准注册，而被告的“小米生活”商标系2011年11月申请注册。从注册时间上来看，其相距的时间十分短，如果我们严格依据该法条，那么原告小米科技公司、小米通讯公司是很难证明其在中山奔腾公司注册之前，其“小米”商标已经达到驰名状态的。对此，本案二审法院指出，本案原告的“小米”商标及其小米品牌手机获得公众关注的方式具有一定特殊之处，在判断案涉“小米”是否为驰名商标的时间节点、社会公众知晓程度时，应充分结合移动互联网行业特点，进行客观全面的认定，而不宜机械适用《驰名商标认定和保护规定》中关于持续三年或五年时间等相关内容的规定。原告小米科技公司、小米通讯公司通过“硬件+软件+互联网”的商业模式，在较短时间内迅速将小米手机打造成互联网品牌手机。综合全案证据可以认定，在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前，原告“小米”注册商标即已达到驰名商标状态，可以获得驰名商标跨类保护。被告的案涉行为构成商标侵权和不正当竞争。
通过本案可以看出，在知识产权保护越来越受重视、相关法律越来越完善的今天，一个企业如果一开始就抱着“傍名牌、搭便车”的目的去注册与使用商标，那么即使其商标仍然为注册状态，依然会涉嫌侵害他人的商标权。企业应当依靠自身的努力做大做强，而想要靠钻空子、投机取巧“上位”，必将面临法律的严厉制裁。
（何鎏 易昂）（作者单位：北京奥肯律师事务所）