“乔丹”&“小丸屋”：商标案的背后

“乔丹”&“小丸屋”：商标案的背后

本报记者/丽丽

编者按/ 就在中国企业乔丹体育在社交媒体上公开发文声称“自己并没有输给美国乔丹，仍然保留74个注册商标，该判决不会影响公司现有商标的正常使用”之际，却招致了4万网友的互动式批评。

可以看出，在这些互动式批评的背后，人们认同的已经不仅仅是法律技术层面的认定，而是更广泛地从法理情的角度进行了更深入的思考，甚至提升到国家形象和国家信用的层面。

显然，在疫情蔓延和全球化呼声热烈的当下，中国企业的作为越来越多地与国家形象联系在一起。中国在全球产业链重建过程中正面临着创新问题，商业协同，以及全球领导力的机会窗口。如何建立共同的商业价值观正在考验着中国企业在挑战与机会中的窗口选择。近日，与乔丹体育背景相似，还有一家日本本土家族品牌企业“小丸屋”商标被抢注一案，也非常值得人们深思。

1．注册

日本小丸屋商标在华被注册

“我不想去斗争了，我更愿意相信人性本善。”小丸屋第十代社长住井启子（以下简称“住井”）对《中国经营报》记者说。

拥有1200年的古都京都，不仅是中国游客喜爱的旅行地，更是很多中国企业家参访团的重要目标。因为这里云集了日本国内那些几百年历史的企业和家族品牌，这些品牌以“工匠精神”而闻名于世。

株式会社小丸屋，又称为小丸屋住井，创业于宽永元年的1624年，是一个专注于制作团扇和各种折扇的拥有着悠久历史的老铺企业。由于当时的住井家是皇朝中的权贵家族，在团扇文化从中国传入日本之后，当时的日本天皇则颁谕令命住井家：“用伏见深草的真竹，制成精美团扇以供宫中使用”。

于是，得到天皇谕令的住井家就潜心研究了从中国传入的团扇，并率领京都深草地区的人们开始砍伐当地盛产的真竹为主要材料，附加上优质的和纸，制成了精美的团扇。这也就是后来得到了天皇和贵族们喜爱的“深草团扇”。也就是从那个时候起，住井家成为了日本天皇的御用团扇指定制造者。

1624年，正是日本江户时代（1603年~1868年）宽永元年，住井家族创设了商号“小丸屋”，正式开始将各种团扇的制作作为住井家族的一项最重要事业来发展。

400多年过去了，日本社会经历了无数的风云变幻，“小丸屋”也经历过了无数的风风雨雨，但却实现了永续经营而屹立不倒。如今的“小丸屋”，仅有9名员工，其中有经验丰富、技术高超的工匠，也有新加入公司不久正在学徒的新手，而其年平均营业额却高达1亿5千万日元。小丸屋在海外没有店铺，即使在本国也只是在京都的本店，没有在百货公司里设立专门摊位。

事实上，小丸屋主要做的是B2B的业务，B2C的主要是团扇，按照住井女士的介绍，公司业务分为三部分：一是舞台道具，占业务收入的五成；二是舞扇，占业务收入的二成；三是团扇，占到公司业务收入的2成。

住井告诉记者：“小丸屋目前没海外购的渠道，只有国外，包括中国企业的一些访学团可能会购买了带回自己国内。当然，在对访学团进行介绍时，她讲过要把小丸屋做成一个世界级的品牌，就是不再只是局限在日本国内，而且做了一些准备和努力。”

2017年11月25日，北京某考察团的企业学员在进行了为期6天的游学之旅，回国之后就申请了“小丸屋”商标注册。尽管日本小丸屋授权国内的知识产权机构提出了商标异议，但是这一商标仍然在2020年3月22日得以通过。

在住井知道商标被抢注之后，她告诉记者她有三个反应，“一开始我感到特别震惊，开始反省不应该逢人便讲打造世界品牌的想法。然后觉得自己的努力没有白费，小丸屋还是有名的，因为它的价值被人发现而被抢注了。再然后我却不知道该怎么办，也去联系了当时负责来日访学的日本的咨询公司，然后联系到国内的组织方，但当组织方联系抢注者时，对方了解事情原委后就再也没有回复了。”

不得已，小丸屋找到了在中国的一家代理机构——中国商标专利事务所有限公司，并最终在3个月的最后一天提出了异议。

“但是，最终小丸屋的商标被授予了南京的那个企业，但其实在发现小丸屋被抢注之后，我就帮小丸屋在国内做了两手准备：一个是提出异议，争取拿回小丸屋商标；第二个就是把其他周边的重要商标都拿到手。最终小丸屋商标没拿回来，但周边的商标都拿到了，所以接下来小丸屋住井在中国进行经营业务的话，可以用其他商标。”住井的一位朋友，日本立命馆大学经营学部助理教授、日本稻盛经营哲学研究中心研究员窦少杰博士说。

不过，小丸屋商标被抢注，这对小丸屋日后的品牌经营的确存在一定风险。可是对于接下来还可以进行的法律程序，比如申请中国商标“小丸屋”的无效宣告，住井却告诉记者，“小丸屋商标在中国的注册期间，我们授权中国的代理机构提出过异议，但被裁定异议理由不成立了，对此我们感到非常遗憾。我们也曾经咨询是否可以申请无效，但后来我还是决定放弃了。如果对方是这样的人，我不想与其对簿公堂，不愿与这样的人为对手。”

记者曾通过多方途径联系南京这家企业的相关工作人员及其负责人，对方工作人员告诉记者，“已将小丸屋采访一事告知贾总本人，他会与记者联系。”但截至记者发稿前，未收到反馈或回复。

2．争议

全球化背景下的商标争议新迹象

2020年1月20日，在国家知识产权局针对“小丸屋”的异议裁定（（2020）商标异字第0000009764号）中，裁定小丸屋商标准予南京某公司注册，同时期驳回了株式会社小丸屋自己的“小丸屋”商标注册申请。

国家知识产权局准予该南京公司 “小丸屋”注册的理由主要是，异议人提供的证据材料不足以证明其商号在相关行业已为中国市场上相关公众所熟知，亦不足以证明其在先使用并使之具有一定影响。

“小丸屋”一案中，两个关键点是：该商标是否在中国市场上为相关公众所熟知以及是否在中国有在先使用。这也恰恰是全球化（包括全球购）背景下很多企业没有注意到的问题，而这些问题的存在，很可能会成为未来商标争议的焦点。

对此，中国商标专利事务所有限公司副董事长、倍增知识产权集团联合创始人张海燕告诉记者：“值得注意的是，无论是为相关公众所熟知，还是在先使用，这里面都有一个地域因素。这是因为在知识产权体系里，版权、商标、专利的保护方式有很大的不同。对版权来说，在绝大多数国家，根据《泊尔尼公约》，一产生就可以获得自动保护。但商标和专利却需要通过一定的审查机制才能获得，这也让上述权利具有一个非常强的区域性质。”

举例来说，从我国来看，商标申请还划分为国家和地区（港澳台），中国内地企业的商标如果在香港和澳门没有注册的话也不会在当地受到保护，这还是在一个中国的环境之下。所以商标有非常强的地域性，短期内不可能改变，因为这涉及到主权问题。正因如此，任何一国对海外的商标是否给予保护，都是非常慎重的。

具体到“为相关公众所知晓”的问题，张海燕告诉记者：“通常来说，应为相关公众所知晓包括三种情况：一是大家都知晓，比如索尼、苹果等等普通用户都会了解；二是行业知晓，比如全球有几大水泥品牌，其中几个在美国，水泥行业或建筑行业的人会比较清楚；三是应该知晓，比如通过全球购方式购买了某一产品，或者通过考察团的形式曾经到某家企业考察参访。”

对于如何界定“应该知晓”，张海燕表示：“调查和走访是国际上通用的非常重要的手段之一。但是在一个相对缺少诚信的社会，很多调研报告水分很大，所以很多调查报告或评估报告的可信度不高，所以在行政或司法环节通常不被采纳或采用。因此，在界定应该知晓时，更多地采用极端的方式，即双方有合作协议，有确定性的合作关系。”

而这恰恰是小丸屋的尴尬所在。参访者并没有与小丸屋的合作协议，这在界定“应该知晓”上留下了争议的空间。

关于“在先使用”，中国商标专利事务所有限公司（北京国爱律师事务所）李伟律师告诉记者，“正因为商标通常具有地域保护的色彩，也就是说要保护本国注册的商标和本国在先使用的商标。所以在全球购的背景之下，比如美国已经获得商标注册的商品在进入中国的时候，如果相同或类似产品上商标在他人手里，那么这个通过全球购进入中国市场销售的商品就可能侵犯了他人的注册商标，该商品在中国的销售就会存在争议，在中国市场的销售、使用和流通就会有风险，这与平行进口有些类似。”

在张海燕看来，也正是因为这种地域性的特点，让全球购背景下的商标边界问题正在成为一个时代的重要课题，这会体现在四个层面。

“一是与各国对管辖权的认识有关，即商品进入一国市场时如果其商标没有获得注册，一旦涉及管辖权时就会产生争议。”

“二是与之前的互联网商标的使用类似，长期以来，商品通过经销商和超市销售，本身是有物理边界的，但是互联网的访问和使用突破了这些边界，这也会成为争议的源头。”

“三是在工业产权的界定上各国通用的原则是有差异的，比如欧美国家更多地采纳使用在先的原则，另外很多国家则是注册在先，未来的一个解决途径是看能否在多个国家之间达成某种一致的国际协议，但目前来看是非常困难的。”

“第四个也是非常重要的一个趋势就是围绕全球购的背景一定会产生大量的法律纠纷，同时给现行司法带来一定的挑战和难度。举例来说，司法如果一刀切，认为没有在中国注册商标的海外商品通过全球购进入中国市场不构成商标侵权的话，那么就不排除一些有企图的公司到海外去注册一个与国内知名企业同样的商标，然后再通过全球购的渠道卖回国内。但如果认为一定构成侵权的话，又会与全球购的大趋势形成逆反，这又会涉及到司法如何为服务经济社会的问题，未来这将是一个非常复杂的问题。”

按照这一逻辑，对于日本小丸屋来说，在中国公司已经抢注这一商标的背景之下，如果日本小丸屋的商品通过全球购的渠道进入中国市场，而中国的商标持有人如果主张权利的话，那么日本小丸屋潜在着一定的风险。

3． 差异

国家发展差异背后影响的企业行为习惯

张海燕告诉记者：“体现在商标申请上，中国企业与发达国家的企业有着很大的差别，按照尼斯协定产生的《商标分类表》，商品或服务可以分为45个大类，发达国家的企业通常是用什么就注册什么类别（比如某个大类里的一个小类），但中国企业的思路是用尽可能少的钱注册尽可能多的范围，比如我国法律规定每一大类里超过10个小类之后每增加一类会增加申请费用，而在10个小类之内申请费用是一样的，考虑到‘不加钱’，中国企业通常都会申请到10个小类的类别。”同样的，商标审查中的一个重要标准“在先使用”中，会要求在先使用的企业拥有一定的知名度。在中国，企业知名度指的是在国内建立起来的影响力，这种影响力的评价指标通常是销售额广告宣传等。

然而，对于小丸屋来说，这是一家传承400多年的崇尚工匠精神的作坊式企业，正如住井女士告诉本报记者的，小丸屋没有营销部门，没有营销人员，销售全凭的是企业的百年品牌。这样的经营模式显然很难满足上述的影响力评价指标。

对此，张海燕表示：“影响力的标准背后体现的是一国经济发展的程度。中国是一个新兴的经济体，少有百年企业，所以对企业影响力的评价维度更多地会采用规模、广告、纳税额、产品覆盖区域等，包括司法实践对驰名商标的界定大多数时候也以有多少广告额，有多少收入来界定。这就像我们现在社会某些人或媒体对成功人士的界定标准就是，他有多少钱？”

但在海外，因为很多企业的发展已经有了一两百年甚至更长历史，所以他们对企业影响力的评价就不再局限在某些单一指标上，而是有了更多重的维度。就像小丸屋，虽然这家企业至今为止，只有9个员工，而且全部都是工匠，企业的销售也刚刚过亿日元，但在日本政府方面看来，小丸屋却拥有着日本文化对外传播的重要能力，是一个非常重要的文化品牌。

显然，这种思维的差异也会影响到企业在走向全球化过程中的一些做法。住井就告诉记者：“我真的从这次商标案件中学到了很多。小丸屋在日本虽然有400多年的历史，但也正是由于大家都知道，所以在日本取得商标是在2000年的时候，在此之前的几百年间，小丸屋都没有注册，因为日本几乎没有侵犯商标的行为。”

“之所以在2000年注册这一商标，是因为一个客户提出商标注册是为了保护你的客人的利益，我这才认识到这个时代需要商标了。而这次事件更加刺激我认识到商标的重要性，虽然这次保护这个商标暂时性的失败了，但我深刻地认识到在全球化的今天，在更加复杂的商业现象面前，要保护400多年的产业，商标在这个时代就是非常重要的内容。”

这也提示国内在制定相关政策时，如果要让中国的企业有长期投资的信心，那么在影响力评价的指标上不应该再过多地单纯鼓励追求规模、广告等短期利益的行为。好望角投资负责人黄峥嵘就曾表示：“由完善的金融体系和法治体系所打造的商业环境对企业的长期发展至关重要，否则稍有风吹草动，企业家的创业初心就很难稳定，便指望通过美化报表或造假来蒙混过关。”

观察

乔丹案与小丸屋案异同点

无论是乔丹商标案，还是小丸屋商标在国内被抢注，知识产权圈的专业人士都为乔丹本人和日本小丸屋企业捏着一把汗。

正如知识产权专业律师，段和段律师事务所合伙人刘春泉告诉记者的，“这种案件比较多，涉及到历史传承与现代知识产权制度衔接，私权利保护要自己积极作为，作为权利人要自己主动注册，不然主管当局难以保护。尤其是不同国家，对方说的审查者也难以核实。从知识产权角度，一般保护在先权利，所以关键是不仅仅要陈述历史，还要拿出证据证明在先使用与知名度。”

这类案件之所以被高度关注，并不仅是法律问题，而是直接关系着企业的未来经营，关系到商业伦理的构建，甚至是一国的国家信用。

张海燕认为对于乔丹体育的商标侵权案件，有三个维度值得企业警醒。

“一是对企业来说，经年累月的诉讼对企业来说是一个不可忽视的沉没成本，如果企业不能断舍离，舍不得，放不下，那么从长期来看，对企业的美誉度来说是一个巨大的伤害。如果说企业在发展早期，正值中国经济暴发的阶段，企业规模的高速成长让企业难以顾及精神内核，但是伴随经济转型以及消费者个性化需求的提升，品牌背后精神元素会越来越被重视，而争议旋涡中的商标对于乔丹体育来说就是一个争议点。”

“二是企业应该有大智慧，伴随品牌在诉讼过程中企业知名度的提升，完全可以再培养一个全新的品牌。就像王老吉和加多宝一样，在两者的诉讼中，成立没有多少年的加多宝完成了品牌价值的转移。”

“三是商标之争会不断消耗企业前进的资源。比如今天乔丹体育虽然在法律技术层面上尚有一定回旋余地，但对方仍然会通过各种途径、想尽各种办法来不断打压它，同时伴随美誉度的争议，会对乔丹体育走向全球带来影响。”

所以，企业在创业之初为什么要合规，为什么要遵守商业伦理，原因也就在此。说明了法律不过是解决冲突，实现制衡的工具，但是真正决定一个品牌能否成功的关键还是用户，人心可载舟，亦可覆舟，这是创业者不容忽视的智慧。

而小丸屋案与乔丹案最大的差异也就在此，住井放弃斗争，却向更多的中国企业家参访团讲述这一抢注事件。正如一位分析人士所指出的，“日本企业与美国企业处理有所不同，美国企业会仰仗法律和诉讼，但拥有几百年历史的日本企业往往有着自己的信仰，他们可能更崇尚和解和无为。”

“当前，中国企业家在精神上要注重心灵的满足和健康。在与中国企业家打交道的时候，我能感受他们虽然很有钱，但内心充满了焦虑，这是很严重的问题。从企业层面来看，企业要在世界上获得更大发展，就需要在很多方面互相尊重，提高信用，这就包括了商标和知识产权的保护。”住井表示。